Правовые основания, методики и практика применения

Введение

В современных условиях защиты интеллектуальной собственности особое значение приобретает исследование, направленное на установление сходства обозначений до степени смешения. Экспертиза товарного знака, проводимая в рамках судебного или досудебного разбирательства, представляет собой процессуальное действие, осуществляемое лицами, обладающими специальными знаниями в области научных основ и методик исследования средств индивидуализации, в целях получения доказательственной информации по гражданскому, арбитражному, административному или уголовному делу.  Настоящая статья, подготовленная специалистами Союза «Федерация судебных экспертов», раскрывает правовые и методологические аспекты проведения данного вида исследований при разрешении имущественных споров.

1. ⚖️ Правовое регулирование судебной экспертизы товарных знаков

Правовую основу судебной экспертизы товарного знака составляют положения части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности статьи 1477, 1482 и 1483, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Экспертиза товарного знака в судебном порядке назначается по определению суда, а в досудебном – может проводиться по инициативе заинтересованного лица для оценки перспектив судебного разбирательства или для подготовки возражения в Палату по патентным спорам.

Следует учитывать актуальную позицию высших судебных инстанций. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 содержится императивный запрет на назначение судебной экспертизы для установления сходства товарных знаков до степени смешения, поскольку данный вопрос должен оцениваться судом с позиции рядового потребителя и не требует специальных знаний.  Однако в досудебном порядке и при подготовке возражений в Палату по патентным спорам экспертиза товарного знака остается востребованным инструментом для обоснования позиции заинтересованного лица.

2. 🔍 Предмет и объекты судебного экспертного исследования

Предметом судебной экспертизы товарного знака являются фактические данные (обстоятельства), устанавливаемые лицом, обладающим специальными знаниями в области научных основ и методик средств индивидуализации, в целях получения доказательственной базы в судопроизводстве.  К типичным вопросам, разрешаемым в ходе исследования, относятся: использованы ли в предоставленных на исследование образцах обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, охраняемыми в Российской Федерации; являются ли сравниваемые товарные знаки тождественными или сходными настолько, что их можно спутать или ввести в заблуждение относительно лица, которое оказывает услуги или производит товары.

Объектами судебной экспертизы товарного знака выступают изображения товарных знаков на фирменных бланках, этикетках, страницах сети Интернет, DVD-дисках, а также свидетельства на товарные знаки и заявки на их регистрацию.  Следует учитывать, что на разрешение эксперта не могут ставиться вопросы о наличии нарушения исключительных прав, поскольку при этом решаются правовые вопросы, а не устанавливаются факты.

3. 🔬 Методологические подходы и критерии оценки сходства

При проведении экспертизы товарного знака в рамках судебного или досудебного исследования оценка сходства словесных обозначений производится по трем основным группам признаков: звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).  Согласно пункту 14.4.2 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.

• Звуковое сходство определяется на основании наличия близких и совпадающих звуков, расположения близких звуков и звукосочетаний, наличия совпадающих слогов и их расположения, числа слогов, места совпадающих звукосочетаний, близости состава гласных и согласных, вхождения одного обозначения в другое, а также ударения.
• Графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления, вида шрифта, графического написания с учетом характера букв, расположения букв по отношению друг к другу, алфавита, буквами которого написано слово, а также цвета или цветового сочетания.
• Смысловое сходство определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий и идей, совпадения значения обозначений, а также совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение.

Для комбинированных обозначений при проведении экспертизы товарного знака критически важно определить доминирующий элемент, который формирует общее впечатление от обозначения. В судебной практике при сравнении комбинированных обозначений анализируется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

4. ⚖️ Установление однородности товаров и особенности правоприменения

Неотъемлемым элементом судебной экспертизы товарного знака является анализ однородности товаров, в отношении которых используются сравниваемые обозначения. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Принимаются во внимание род и вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

В правоприменительной практике встречается позиция, что, несмотря на отсутствие необходимости в специальных знаниях для оценки самих обозначений, такие знания могут понадобиться для выяснения восприятия этих обозначений рядовым потребителем.  После принятия постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 правоприменительная практика пошла по пути неназначения в том числе социологических судебных экспертиз.  При этом сохранилась практика признания социологических исследований, проведенных стороной во внесудебном порядке, в качестве письменных доказательств.

5. 📋 Анализ практических кейсов из судебной и досудебной практики

Обратимся к примерам, иллюстрирующим применение экспертизы товарного знака при разрешении споров.

• Кейс 1. Спор о сходстве с географическим указанием. При рассмотрении заявки на регистрацию обозначения, содержащего элемент «КУБАНСКИЙ», экспертиза установила его сходство до степени смешения с рядом географических указаний и наименований мест происхождения товаров, зарегистрированных в отношении вин, масла, яблок, картофеля и риса. На этом основании Роспатент принял решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.
• Кейс 2. Длительное бесконфликтное сосуществование обозначений. При рассмотрении возражения на решение об отказе в регистрации обозначения заявитель представил доказательства длительного использования обозначения и бесконфликтного сосуществования с противопоставленным знаком, что было учтено при принятии решения.
• Кейс 3. Оценка известности иностранного обозначения. При исследовании обозначения MONTE GRANDE коллегия Палаты по патентным спорам установила факт информированности российского потребителя о продукции иностранной компании в течение длительного периода времени, основываясь на анализе российских интернет-сайтов, что послужило основанием для вывода о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение.
• Кейс 4. Недостаточность информации для вывода о введении в заблуждение. При рассмотрении заявки SENWA экспертиза первоначально отказала в регистрации, ссылаясь на сайт мексиканской компании. Однако коллегия Палаты по патентным спорам признала отказ необоснованным, поскольку на сайте отсутствовала информация о фактической деятельности компании, невозможно было установить дату размещения информации, и сайт не являлся русскоязычным.
• Кейс 5. Исследование фонетического сходства. При сравнительном анализе обозначений, проведенном в рамках судебного спора, были применены методики оценки звукового сходства с учетом расположения звуков, числа слогов и ударения, что позволило дать обоснованное заключение о наличии или отсутствии вероятности смешения.

6. 💎 Заключение и практические рекомендации

Проведенный анализ свидетельствует о высокой востребованности и научно-методической сложности экспертизы товарного знака в судебном и досудебном процессе. Данное исследование позволяет получить объективные доказательства по делу о нарушении исключительных прав на средства индивидуализации. При этом важно учитывать актуальную судебную практику, в том числе разъяснения Верховного Суда Российской Федерации относительно оценки сходства обозначений с позиции рядового потребителя.

Для достижения объективных результатов при проведении судебной экспертизы товарного знака крайне важно поручать исследование аттестованным экспертам, обладающим глубокими познаниями в области лингвистики, искусствоведения и патентного права. Получить квалифицированную помощь и заказать проведение экспертизы товарного знака вы можете, обратившись в Союз «Федерация судебных экспертов». Наши специалисты готовы предложить комплексный подход к решению вашей проблемы, основанный на многолетнем опыте и строгом соблюдении процессуальных норм. Подробнее с условиями сотрудничества можно ознакомиться на нашем официальном сайте, перейдя по ссылке: экспертиза товарного знака.